[고윤기 변호사의 법 이야기] 상표도용 당했다면? 증거확보부터

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입력 2015.09.24 08:48:10

고윤기 로펌고우 변호사

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(CNB저널 = 고윤기 로펌고우 변호사/서울지방변호사회 사업이사) 오랜 기간 남다른 노력을 기울여 사업을 성장시키고, 제품의 연구개발에도 힘써 회사에 톡톡한 효자노릇을 하는 히트상품도 생겼다고 가정해봅시다. ‘호사다마’라고 이렇게 좋은 일들이 많아질 즈음 통과의례처럼 흔히 겪게 되는 일이 있습니다.

바로 모방 상품과 모방 업체의 출현입니다. 옥션이나 G마켓 같은 인터넷 쇼핑몰에서 자사의 모방 상품을 처음 발견했을 때 중소기업 CEO들이 겪는 심리적 충격은 적지 않다고 합니다.

이때 상대방이 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 지적재산권을 아예 똑같이 베낀 것이 확실하다면 대응방법은 분명합니다. 하지만 요즘 대부분은 얄밉게도 지적재산권 보호 범위를 살짝 벗어나도록 교묘히 모방하거나 아직 지적재산권 등록이 안 된 부분을 침해하는 경우가 많습니다.

특히 과거 자신이 데리고 있던 직원이 관여했거나 직접 모방 업체를 설립한 경우라면 인간적인 배신감까지 더해져 심리적 충격은 더 클 것입니다.

실무를 진행하다보면 이런 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(‘부정경쟁방지법’으로 약칭) 상의 부정경쟁행위 때문에 감정이 격해진 CEO들을 종종 만나게 됩니다. 그런데 상표권 등록, 특허 신청 등 지적재산권으로 보호받을 수 있는 작업을 소홀히 해 침해자가 비집고 들어올 틈을 방치해뒀다면, 부정경쟁행위를 초래한 데 있어서 완전히 책임이 없다고 할 수는 없습니다.

그리고 지적재산권화 하는 작업을 소홀히 한 책임은 뒤에서 살펴볼 것처럼 ‘보호 범위의 축소’와 ‘입증 책임의 증가’라는 형태로 나타나게 되고, 이는 실무적으로 매우 큰 부담이 됩니다.

또한 최근에는 지적재산권 문제를 역으로 악용한 ‘상표 브로커’들도 있습니다. 이들은 신인 연기자의 이름이나 ‘토토가’ 같은 인기 TV 프로그램의 코너 제목, 히트 상품명처럼 소위 뜰 것으로 예상되는 이름을 선점해 상표로 등록합니다. 그런 후 상표 침해 소송으로 합의금을 요구하는 것입니다.

따라서 부정경쟁행위 발생 전에 미리 지적재산권화에 신경을 써서 모방 시도와 이에 대한 시비가 없도록 사전 예방하는 것이 최선입니다.

부정경쟁행위로 의심될 경우에는 화가 나 ‘욱’하는 마음에 내용증명부터 발송하기 전에 우선 최대한 많은 증거를 확보해 두는 것이 중요합니다. 직접 해당 제품을 구입해서 현물과 판매 가격이 적힌 영수증을 확보해야 합니다. 그리고 구입 상담을 가장해 판매원이 상담하고 홍보하는 내용을 녹음해놓는 것이 필요할 수도 있습니다.

또한 인터넷 상에서 캡처해 놓을 수 있는 침해 물품의 홍보 화면은 최대한 많이 확보해놓아야 합니다. 옥션이나 G마켓 같은 경우 한 판매자가 동일 제품을 가격 조건 등을 조금씩 수정해 여러 곳에 동시에 올릴 수 있습니다. 이런 경우는 모든 판매 화면을 각각 캡처해놓는 것이 좋습니다.

캡처 시에는 특히 누적 판매량 부분이 보이도록 캡처해야 합니다. 이런 캡처 화면이 나중에 손해배상을 청구할 때 누적판매량을 최대화할 수 있는 유용한 증거 자료가 되기 때문입니다. 그리고 조용히 알아보는 것이 가능하다면, 판매자가 물품을 직접 생산하고 있는지, 아니면 실제 생산업체는 따로 있는 것인지도 알아보는 것이 좋습니다.

▲한국소비생활연구원의 ‘짝퉁 OUT 정품 OK’ 캠페인. 시민들을 대상으로 위조 상품 안사기 서명운동을 진행하고 있다. 사진 = 한국소비생활연구원

상호를 무단으로 사용하거나 비슷한 상호를 사용하고 포장도 비슷하게 하면서 자신의 제품인 척 하는 행위를 발견했다면, 우선 앞서 말한 것처럼 증거를 수집해서 이를 가지고 전문가를 찾아야 합니다. 어떤 유형의 부정경쟁행위에 해당할 수 있는지 자문을 구해봐야 하기 때문입니다. 부정경쟁방지법은 제2조 1호 가목에서 차목까지 10가지 유형의 부정경쟁행위를 열거하고 있습니다.

그렇지만 아쉽게도 승소 가능성이 낮다고 판단되면 법률적인 대응에 대한 미련을 빨리 버리고 영업과 광고, 신제품 개발로 승부를 거는 것이 오히려 빠른 방법이 될 수 있습니다.

짝퉁 물건 사 영수증 확보하고 누적판매량 표시화면 캡처해야

일단 법률적인 조치를 취하기로 결정했다면 구체적으로 어떤 유형의 조치일지 결정해야 합니다. 가능한 조치로는 우선 부정경쟁방지법 제4조에 의해 부정경쟁행위를 조성한 물건을 폐기하거나 설비를 제거하고, 홈페이지의 도메인 이름을 말소하도록 청구할 수 있습니다.

이런 금지 청구는 신속하게 이뤄져야 하기 때문에 가처분 형태로 청구하기도 하지만 본소송으로 바로 청구할 수도 있습니다. 수집한 증거가 확실해 법원이 빠른 판단을 내리기에 부족함이 없고 침해로 인한 피해가 확산되기 전에 이를 빨리 막을 필요가 있을 경우, 가처분 형태로 청구할 수 있고 그렇지 않다면 바로 본 소송을 제기할 수도 있습니다.

또한 금전적인 손해배상 청구를 할 수 있습니다. 이때에는 부정경쟁방지법 제14조의 2 손해액의 추정 규정이 적용됩니다. 상대방이 판매한 수량을 입증해서 그 수량에다 부정경쟁행위가 없었다면 단위 수량 당 얻을 수 있었던 이익 액수를 곱한 금액을 손해액으로 주장할 수 있습니다.

예를 들어 상대방이 1천 개를 팔았는데 만약 내가 팔았다면 1개당 1만 원씩 이득을 얻을 수 있었다면, 1천 곱하기 1만 원을 한 1천만 원을 손해배상액으로 인정받을 수 있습니다. 앞에서 상대방이 얼마나 팔고 있는지 미리 증거를 확보해 놓을 필요가 있다고 한 것은 이런 이유에서입니다.

손해배상 청구는 결국 집행하지 못하면 소용이 없으므로 미리 집행할 재산을 조사해 가압류 해놓아 할 것입니다.

부정경쟁방지법이 부정경쟁행위에 대한 억제 효과를 갖는 것은 사실이지만, 그래도 상표법이나 디자인법 등 지적재산권에 비해 권리 구제에 어려움이 있는 것이 사실입니다. 두말할 나위 없이 애초 자신의 상품에 관해 철저한 지적재산권 등록 작업을 해두는 것이 중요하다고 할 수 있습니다.

특히 상표와 같은 경우 사업이 번창한 후 상표 등록을 하려고 보면 이미 누가 선점해 놓아 큰 낭패를 볼 수 있습니다. 따라서 회사 이름이나 상품명을 개발할 때에는 반드시 상표 검색부터 하고, 안전한 이름인지 확인한 후 상표 등록을 하고 사용해야 할 것입니다.

(정리 = 안창현 기자)

고윤기 로펌고우 변호사 babsigy@cnbnews.com